Viber מול SK – מקרה מבחן לחברות ישראליות נוספות

בית המשפט המרכזי של סאול בדרום קוריאה קבע בשבוע שעבר, כי אפליקציית השיחות והטקסטים הישראלית Viber הפרה ארבעה פטנטים שפותחו על ידי מפעילת הסלולר הגדולה במדינה, SK טלקום. הפטנטים, בהם עשתה Viber שימוש לכאורה, קשורים למיצוי מידע מתוך רשימת אנשי הקשר בסמארטפונים ונרשמו בדרום קוריאה כבר ב-2006, ארבע שנים לפני הקמת Viber. אף ש-Viber כבר הודיעה כי פניה מועדות לערעור על ההחלטה, אשר עשויה לעלות לה כסף רב ובעיקר ביציאה משוק אטרקטיבי, כבר עתה מספק ההליך המשפטי המרתק תזכורת חשובה לחשיבות העצומה הכרוכה בביצוע בדיקות בינלאומיות באשר לאפשרות השימוש בקניין הרוחני במדינות שאליהן מבקשים להחדיר מוצרים או שירותים.

סביר להניח ש-Viber לא פעלה במזיד, אך בעולם הגלובלי בו אנו חיים כיום, ישנה חשיבות הולכת וגוברת לביצוע  שורה של בדיקות, בהן חיפוש פטנטים, טרם כניסה לטריטוריה גיאוגרפית מסוימת. אף שהחיפוש אינו מיועד להעיד על חדשנות המוצר וגם לא מעניק פתרון של 100%, חשיבותו טמונה ביכולת לתת אינדיקציות לגבי סכנות אפשריות הכרוכות בשיווק מוצר המפר פטנטים מוגנים בטריטוריה מסוימת. ובמילים אחרות: החיפוש מלמד על האפשרות לשווק את המוצר במדינת היעד – FTO (ר"ת Freedom To Operate).

בהקשר זה חשוב לזכור שקניין רוחני בר רישום, ובכלל זאת פטנטים, מדגמים וסימני מסחר, ניתן לבדוק יחסית בקלות (להבדיל מזכויות יוצרים), מה שמאפשר להימנע ממלכודת יקרה שעלולה לצוץ מעבר לפינה. ואולם, מאחר וקניין רוחני בר רישום הוא טריטוריאלי באופיו, את הבדיקה יש לבצע בנפרד לכל מדינה אליה החברה מעוניינת לחדור. בתוך כך, אף רצוי כי החברה תבחן את המצב המשפטי של המוצר או השירות שהיא מעוניינת להשיק באותה מדינה טרם תחילת השיווק.

הדרך הנכונה ביותר היא כמובן, ככל שניתן, רישום הזכויות בקניין רוחני בכל מדינה בה החברה מעוניינת לפעול. בעוד שדיני הפטנטים הם מורכבים ולעיתים אף שונים ממדינה למדינה (לדוגמה, לא בכל מדינה ניתן להגן בפטנט על אפליקציה או תוכנה), עולם סימני המסחר נגיש הרבה יותר וקל לבדיקה, אף שגם במקרה זה היעדר בדיקה מקדמית עלולה לעלות כסף רב בעת שהתביעה תגיע.

לעיתים, יזם או יצרן מקומי משווק מוצר או שירות במדינת המקור שלו מזה זמן רב, ואולם ביום שבו ירצה לחדור לשוק במדינה אחרת, למשל, ארצות הברית או סין, הוא עלול לגלות שהמותג שבו הוא משתמש זמן רב במדינת המקור, שייך דווקא למישהו אחר במדינת היעד. כך, לדוגמה, נתקלה בזמנו ענקית הטכנולוגיה אפל (Apple) בחומה משפטית בצורה כאשר החלה לשווק את ה-iPad בסין וגילתה כי השם שייך לחברה מקומית. בדומה, גם השם iPhone היה שייך לסיסקו (Cisco) הגדולה ועל פי הפרסומים השונים אפל נאלצה לשלם סכומים נכבדים על מנת להסיר את התביעה שהוגשה כנגדה.

בישראל, מצב דומה מנע מחברת קוקה-קולה (Coca Cola) לשווק במשך שנים רבות את משקה התפוזים המוגז פאנטה (Fanta) וכך נולד בישראל המשקה "קינלי". חשוב לציין שפקודת סימני המסחר בישראל תוקנה בשנים האחרונות והותאמה לאמנות הבינלאומיות אליהן הצטרפה ישראל וכיום בישראל מכירים בסימן "מוכר היטב" שמקורו במדינה אחרת, כלומר מקרה פנטה לא יחזור על עצמו – אך דרך ההוכחה מורכבת ויקרה ואיננה טריוויאלית.

לעיתים נגלה גם ששם המותג מקבל פרשנות מילולית אחרת ואולי אף שלילית במדינה היעד, שונה ממשמעות השם במדינת המקור, דבר שיכול להביא לכישלון מסחרי מהדהד והכל בשל חוסר תשומת לב.

בשנים האחרונות התפתחה תופעה מדאיגה, במסגרתה חברות רבות אשר נוהגות לייצר בסין מחליטות לרשום את סימני המסחר שלהן שם, ואז "מופתעות" לגלות שגורם מקומי כבר רכש את אותם סימני המסחר והוא מונע מהיצרן את הרישום – ומכאן גם את הפעילות המסחרית במדינה עם המותג. לעיתים רבות מדובר בתרגיל סחיטה מתוחכם בדומה למה שהכרנו בעבר עם שמות מתחם.

לכן, כדי להימנע מפסיקה דומה לזו שהתקבלה באחרונה במקרה Viber, טרם כניסה לשוק חדש מומלץ לבדוק שהמוצר אינו מפר פטנט או מדגם מקומי ולוודא שניתן לשווק את המותג במדינה המבוקשת. אחרי הבדיקה מומלץ להגן על המוצר באמצעות רישום באותה מדינת יעד וכמובן נכון הדבר גם לגבי אמצאות שניתן לרשום עליהן פטנט – דבר שכמובן דורש תכנון קפדני מוקדם יותר.