סוד מסחרי או בקשת פטנט? – חלק ב'

בפרק הקודם הצגתי את נושא הסודות המסחריים ודנתי בשאלת הבחירה בין שמירה על סודיות להגשת בקשת פטנט. נושא הסודות המסחריים הינו נושא רחב מאד ולכן אקדיש לו גם את הפרק הנוכחי.

יתרונות וחסרונות: שמירה על סוד מסחרי לעומת הגשת בקשה לפטנט

אחת הדוגמאות הידועות בעולם לסוד מסחרי היא זו של קוקה קולה (Coca Cola). לו הייתה החברה מגינה על הנוסחה שלה בפטנט, הוא היה מפורסם מזמן, ויש סיכוי סביר שקוקה קולה לא הייתה קיימת כיום. מדוע? כי כולם היו זכאים לקרוא את תיאור הפטנט, להמתין לתום תוקפו ולהתחיל לייצר משקאות לפי הנוסחה שהפטנט עליה פג. לעומת זאת, קוקה קולה בחרה להגן על הנוסחה בסוד, ולא רק שהסוד נשמר, הוא גם שימש ליצירת הילה שיווקית סביב החברה. דבר קיומו של הסוד פורסם והתמציות הועברו ברכבים משוריינים מהמרכז באטלנטה למפעלים. עם הזמן קמו חיקויים של קוקה קולה, אך אף חיקוי לא היה זהה למקור, וההילה השיווקית הגנה על החברה ואפשרה את קיומה עד עצם היום הזה.

חשוב לזכור, אם כך, שגם לסוד מסחרי קיימים יתרונות לא מבוטלים. בעוד שפטנט תקף למשך 20 שנה, על סוד מסחרי ניתן לשמור, לפחות תיאורטית, לעד. כמו כן, מכיוון שאיש לא מבטיח שבקשת פטנט תאושר ויינתן עליה פטנט – הדחייה מגיעה בדרך כלל לאחר הפרסום והמידע לא זוכה להגנה. במקרה שכזה, אם הסוד מתואר בבקשה, הוא לא זוכה אפילו ל-20 שנות חסד, ועובר לרשות הציבור בתוך שנה וחצי ממועד הגשת בקשת דין הקדימה.

זכרו שהתחום בו אנחנו עוסקים קשור בחקיקה וככזה, במדינות שונות יכולים לתת לו פרשנויות ומשמעויות שונות. כמו כן, השלכותיו עשויות להיות שונות ממדינה למדינה. בישראל מוגדר סוד מסחרי בחוק עוולות מסחריות כ-"מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו". כלומר, בסוד מסחרי ניתן להגן גם על מידע שאינו ראוי להגנת פטנט. רשימת לקוחות היא דוגמה מצוינת לדבר שהוא בר הגנה כסוד מסחרי אך אינו בר הגנת פטנט.

דליפת מידע סודי יכולה להיעשות בשוגג, במכוון או במזיד. במקרה של הדלפת מידע פנים במזיד, ניתן לפנות לעורך דין ולנסות לפעול נגד המדליף, אך הסוד ייוותר גלוי גם אם בית המשפט יפסוק נגדו.

מעבר לשאלת דליפת המידע, צריך לזכור שמישהו אחר יכול לפתח, בתום לב, ידע או מידע דומה לזה שפותח על ידי בעל הסוד. במקרה כזה לא מדובר בהפרת חוק ולא ניתן יהיה לפעול נגד מפתח המידע. ככל שהמידע מורכב ומסובך יותר, כך יורד הסיכוי לפיתוח מקביל, אם כי הסיכון לעולם אינו מתאפס. פטנט, לעומת זאת, מהווה מונופול, ולכן הוא כן מספק הגנה כנגד פיתוח מקביל שכזה.

בישראל, לפי חוק עוולות מסחריות, אך גם במדינות אחרות, מקובל שעל סוד מסחרי יש לשמור באופן אקטיבי, ושמירה פסיבית (בעצם אי הגילוי) אינה מספיקה. לדוגמה, יש להחתים את כל הגורמים שעשויים להיחשף לסוד על הסכמי סודיות. כמו כן, יש למדר את הסוד ולמנוע בכך את חשיפתו בפני עובדים שאינם נדרשים להיכרות עם המידע. המהדרין מקפידים גם לרענן את זיכרונם של העובדים בנושאים שקשורים בשמירה על מידע ששייך למעסיק, ובכך מעלים מודעות לחשיבות הנושא ולמשמעויות הכרוכות בדליפת הסודות. למשל, מקרה קוקה קולה .

הסכם סודיות: NDA (ר"ת Non-Disclosure Agreement)

לקוחות רבים פונים אליי ושואלים אם במקום להגיש בקשת פטנט בטרם יפגשו, נניח, משקיע אפשרי, הם יכולים להסתפק בהסכם סודיות. יתר על כן, פעמים רבות אני מקבלת שיחות טלפון מאנשים ששואלים אותי היכן באינטרנט ניתן למצוא הסכמי סודיות או אם אוכל לספק להם הסכם שכזה.

הסכמי סודיות טומנים בחובם סכנות רבות, ולכן אני נוטה להמליץ ללקוחותיי להיעזר בבקשת פטנט, בנוסף להסכמים. לדוגמה: הסכמי סודיות רבים מציינים תקופת תוקף להסכם, כמו שלוש, חמש או 10 שנים. הצדדים החותמים על ההסכם חושבים, כמובן, שבתום התקופה לא יהיה עוד ערך לדברים ולכן לא ייקרה דבר אם יפורסמו. אך לא כולם מודעים לכך שבארצות הברית, גם שם נדרש בעל הסוד לנקוט אמצעים סבירים לשמירה על סודיות, ניתנו בעבר פסיקות של בית המשפט לפיהן עצם הגבלת תוקף הסוד מהווה עדות לכך שבעל הסוד אינו נוקט באמצעים סבירים לשמירה על סודיות המידע, ולכן המידע לא ראוי להגנה כסוד מסחרי. ראו, לדוגמה, את הפסיקה במקרה של Silicon Image, Inc. v. Analogk Semiconductor, Inc. (N.D. Cal. Jan 17,2008).

כלומר: החוק, וכן בקשות הפטנט, נתונים לפרשנות של בתי המשפט. עם זאת, מכיוון שבקשת פטנט בדרך כלל מקיפה יותר מהסכם סודיות, יש לעורך הפטנטים יכולת רבה יותר (אם כי לא מוחלטת) להשפיע על הפרשנות ולספק בכך הגנה טובה יותר ללקוח ולמידע. בכל מקרה, לא מומלץ להוריד NDA כללי מהרשת ולהתאימו לצרכים באופן עצמאי, שכן חשוב להיות מודע למשמעות המשפטית של כל מילה בהסכם.

כמו כן, בדומה לפטנטים, לאחר החתימה על NDA, הצדדים מקבלים לעתים תחושת שווא של הגנה כוללת, ולכן מרשים לעצמם לגלות דברים שאינם כלולים בהסכם ולכן אינם מוגנים כסודיים בין שני הצדדים. יש להיזהר מכך זהירות יתרה, במיוחד במקרים בהם מוזכר תוקף בהסכם הסודיות, כאשר בעל הסוד נוטה לספר דברים לצד השני, כשהוא שוכח שבעוד תקופה יפוג תוקפו של הסכם הסודיות.

עד כאן עסקתי, על קצה המזלג, באספקטים שונים של הסכמי סודיות. בפרק הבא אדון בנושא הפרת פטנט או שימוש הוגן.

הכותבת הינה עורכת פטנטים שעוסקת מזה שנים רבות בתחום, עורכת בקשות פטנט ומפתחת אסטרטגיות פטנטים וקניין רוחני.